宁波华丰针织成衣有限公司、湖北金某物资工贸联营公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

上诉人（原审原告）：宁波华丰针织成衣有限公司，住所地浙江省宁波市镇海区蛟川街道棉丰村工业小区。
法定代表人：陈敬国，该公司董事长。
委托诉讼代理人：黄杰，广西务诚律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：湖北金某物资工贸联营公司，住所地湖北省武汉市江岸区洞庭街127号。
法定代表人：王汉驹，该公司经理。
委托诉讼代理人：麻昌华，湖北中和信律师事务所律师。
委托诉讼代理人：苏利，湖北苏利律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：湖北金汕经贸有限公司，住所地湖北省武汉市江岸区沿江大道181号。
法定代表人：汪淘沙，该公司总经理。
委托诉讼代理人：麻昌华，湖北中和信律师事务所律师。
委托诉讼代理人：苏利，湖北苏利律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：东风汽车贸易有限公司（原东风汽车贸易公司），住所地湖北省十堰市茅箭区人民南路13号。
法定代表人：闻山，该公司总经理。
委托诉讼代理人：聂正文，湖北东之风律师事务所律师。

上诉人宁波华丰针织成衣有限公司（以下简称宁波华丰公司）、上诉人湖北金某物资工贸联营公司（以下简称湖北金某公司）、上诉人湖北金汕经贸有限公司（以下简称湖北金汕公司）因与被上诉人东风汽车贸易有限公司（以下简称东风汽贸公司）侵害商标权及企业名称权纠纷一案，不服湖北省襄阳市中级人民法院（2015）鄂襄阳中知民初字第00013号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年2月6日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人宁波华丰公司的委托诉讼代理人黄杰、上诉人湖北金某公司和上诉人湖北金汕公司的共同委托诉讼代理人麻昌华和苏力、被上诉人东风汽贸公司的委托诉讼代理人聂正文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本案在审理过程中，湖北金某公司未向一审法院提供关于被控羊绒衫合法来源的证据。
经一审庭审核对，被控羊绒衫的吊牌上标注有“宁波索莱尔集团宁波华丰针织成衣有限公司”；经一审庭审比对，被控羊绒衫外包装及其吊牌上的“索莱尔”标识与宁波华丰公司注册的“索莱尔”商标在文字的字形及读音上相同，被控羊绒衫吊牌上的“solar”标识与宁波华丰公司注册的“solal”商标在字母组合及读音上近似。
一审法院认为，首先，关于本案的法律适用问题。因东风汽贸公司与湖北金某公司签订《补充协议》的时间为2001年12月29日，即协议以货抵债的行为发生在《中华人民共和国商标法》（2001年修正）决定施行（2001年12月1日起施行）之后，《中华人民共和国商标法》（2013年修正）决定施行（2014年5月1日起施行）之前，且宁波华丰公司亦未提供证据证明东风汽贸公司、湖北金某公司和湖北金汕公司涉嫌的侵权行为持续到《中华人民共和国商标法》（2013年修正）决定施行后。根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定：“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定”。因此，本案应适用修改前的《中华人民共和国商标法》（2001年修正）的规定。
（一）关于宁波华丰公司是否具有原告主体资格的问题
经国家商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。本案中，“索莱尔”“solal”等商标经国家商标局核准注册，商标注册人为宁波华丰公司，其对上述注册商标依法享有商标专用权，在本案中具有主体资格。湖北金某公司辩称，宁波华丰公司起诉时已不再是“索莱尔”注册商标的所有权人，在2015年4月20日起诉时，“索莱尔”商标专用权已经被注销，宁波华丰公司没有资格提起诉讼。一审法院认为，东风汽贸公司与湖北金某公司协议“以货抵债”的行为发生在2001年，而国家商标局核准的“索莱尔”“solal”等注册商标的保护期间在1996、1997年至2006、2007年之间，湖北金某公司“以货抵债”的行为发生在宁波华丰公司所享有的“索莱尔”“solal”等注册商标的保护期间内。即使宁波华丰公司在本案诉讼时已不再享有“索莱尔”“solal”等注册商标的专用权，但作为当时该注册商标保护期间的专用权人，因他人在该保护期间内的商标侵权行为，其仍有权向人民法院提起诉讼。因此，对湖北金某公司该辩称理由，一审法院不予采信。
（二）关于东风汽贸公司、湖北金某公司和湖北金汕公司的行为是否构成侵权问题
因国家商标局核准的“索莱尔”“solal”注册商标类型中并不包括羊绒衫，宁波华丰公司称其亦不生产羊绒衫，而涉案货物中包含羊绒衫，且其外包装及吊牌上的“索莱尔”标识与“索莱尔”注册商标在文字的字形及读音上相同，吊牌上的“solar”标识与“solal”注册商标在字母组合及读音上近似。因此，一审法院认定被控羊绒衫为侵犯“索莱尔”“solal”注册商标专用权的商品。
1.“以货抵债”的行为是否属于“销售”行为？《企业所得税法实施条例》第二十五条规定：“企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物，转让财产或者提供劳务……。”本案中，湖北金某公司以签订还款协议的形式，将涉案货物用于偿还东风汽贸公司的债务，该还款协议已履行，即涉案货物已转移给东风汽贸公司，湖北金某公司的债务已抵偿。一审法院认为，湖北金某公司直接用货物抵债，货物在交换中实现了其价值直接为企业节省了现金流。虽然资产没有增加，但是债务减少了，这实质上就是一种经济利益的流入，而且在抵债后，货物的所有权也发生了变化。因此，湖北金某公司“以货抵债”的行为属于“销售”行为。
2.东风汽贸公司是否构成商标侵权？一审法院认为，东风汽贸公司在收到涉案货物后，又以“互易”的方式转移给第三人，符合《企业所得税法实施条例》第二十五条规定的“企业发生非货币性资产交换”的情形，该“互易”行为亦属于“销售”行为。根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；……。”东风汽贸公司“互易”被控羊绒衫的行为构成对宁波华丰公司注册商标专用权的侵害。
3.湖北金某公司是否构成商标侵权？因湖北金某公司“以货抵债”的行为已认定属于“销售”行为，根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条的规定，湖北金某公司以被控羊绒衫抵债的行为构成对宁波华丰公司注册商标专用权的侵害。
（三）关于民事责任承担的问题
《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条规定：“公民、法人的著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。”东风汽贸公司及湖北金某公司侵害了宁波华丰公司的商标专用权，应承担停止侵害，消除影响及赔偿损失的民事责任。根据《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十六条第三款的规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。”本案中，宁波华丰公司未提供证据证明东风汽贸公司明知或者应当知道被控羊绒衫系侵犯注册商标专用权的商品，且东风汽贸公司是以与湖北金某公司签订还款协议“以货抵款”的形式取得被控羊绒衫并说明了提供者。因此，根据上述法律规定，东风汽贸公司在本案不承担赔偿责任；相反，湖北金某公司既不能提供证据证明抵债的被控羊绒衫系自己合法取得，亦不能说明提供者。因此，不能免除其赔偿损失的法律责任。
1.赔偿数额的确定。《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十六条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。”本案中，宁波华丰公司未能举证证明其因被侵权所遭受的实际经济损失，但其认为应将湖北金某公司以被控羊绒衫抵债的金额即358.8万元认定为侵权所获得的利益。一审法院认为，虽然湖北金某公司以被控羊绒衫抵债358.8万元，使其债务减少而获得了利益，但东风汽贸公司以涉案抵债物资系假冒伪劣产品且存在恶意欺诈为由已向十堰中院提起了买卖合同之诉，请求判令湖北金某公司及湖北金汕公司偿还其货款686.6万元及赔偿相关损失，将抵债羊绒衫、羊毛衫全部退还，且案件又以本案未审结而裁定中止审理。也就是说，湖北金某公司以被控羊绒衫抵债所获得的利益可能因东风汽贸公司的另案诉讼而归于消灭。因此，一审法院暂不将被控羊绒衫抵债的金额即358.8万元认定为湖北金某公司因侵权所获得的利益，而是基于涉案商品的类型、价格、侵权方式、主观过错，特别考虑到湖北金某公司抵债的被控羊绒衫数量及金额巨大这一因素，以法定赔偿的方式确定湖北金某公司赔偿宁波华丰公司经济损失50万元。
2.赔偿责任主体的确定。宁波华丰公司诉称，湖北金某公司与湖北金汕公司系一套人马，两块牌子，实质上是一家单位，湖北金某公司为逃避债务，将全部资产转移到湖北金汕公司名下，湖北金某公司与湖北金汕公司应当承担连带赔偿责任。一审法院认为，根据生效裁判文书查明的事实：舒成云于1991年至2002年5月担任湖北金某公司法定代表人，期间自1999年至2002年5月亦担任湖北金汕公司法定代表人；1999年9月，湖北金某公司用东风汽贸公司的货款支付了从中国中原实业总公司购买青龙居酒店的全部房款，该房产位于湖北省武汉市滨江路1号，现该房产登记在1999年11月成立的湖北金汕公司的名下，湖北金某公司和湖北金汕公司除上述房产外，再无任何资产；湖北金汕公司于1999年11月申请设立登记，湖北金某公司、湖北省物资贸易中心、中国钢铁炉料中南公司、中国船舶工业物资中南公司共同出资设立，实际出资人为湖北金某公司，在经营管理中，湖北金某公司实为湖北金汕公司的实际控制人，管理人员、财务运转是统一的。也就是说，湖北金某公司与湖北金汕公司在财产、组织机构上均是混同的。因此，一审法院认为湖北金某公司与湖北金汕公司存在人格上的混同，既损害了债权人的利益，亦违背诚实信用的基本准则，破坏市场交易安全。当事人主张公司法人人格混同的，人格混同的公司法人应列为共同诉讼当事人，其责任承担方式为连带清偿责任。因此，对宁波华丰公司将湖北金汕公司列为共同被告并要求其承担连带清偿责任的请求，一审法院依法予以支持。
关于宁波华丰公司请求判令停止侵犯其企业名称权的问题。一审法院认为，企业名称权是指企业依法对其登记注册的名称所享有的权利，包括依法享有的决定、使用、改变自己的名称，排除他人非法干涉、盗用或冒用等权利。本案中，被控羊绒衫的吊牌上标注有“宁波华丰针织成衣有限公司”，与宁波华丰公司企业名称相同，东风汽贸公司及湖北金某公司的“销售”行为侵犯了宁波华丰公司的企业名称权。因此，对宁波华丰公司要求东风汽贸公司及湖北金某公司停止侵犯其企业名称权的诉讼主张，一审法院依法予以支持。另外，因宁波华丰公司未提供证据证明其在起诉时仍然享有对涉案注册商标的专用权，对其要求东风汽贸公司及湖北金某公司停止侵犯涉案注册商标专用权的诉讼主张，一审法院依法不予支持。
综上，对宁波华丰公司的诉讼请求，一审法院部分予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第三十七条、第五十五条、第一百一十八条、第一百二十条第二款，《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第三条、第五十二条、第五十三条、第五十六条，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条之规定，判决：一、东风汽贸公司、湖北金某公司于判决生效之日起立即停止侵犯宁波华丰公司企业名称权的行为；二、湖北金某公司于判决生效之日起十五日内赔偿宁波华丰公司50万元，湖北金汕公司承担连带清偿责任；三、驳回宁波华丰公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费35504元，由宁波华丰公司负担5504元，湖北金某公司与湖北金汕公司共同负担3万元。

审判长 童海超
审判员 彭胜
审判员 叶宇

书记员： 黄亮