刚东安、田某某诉商标权转让合同纠纷民事判决书

刚东安
王帆（黑龙江鹏帆律师事务所）
田某某
冯继先
李明（黑龙江天慧律师事务所）

上诉人（原审原告）刚东安，住大庆市。
委托代理人王帆，黑龙江鹏帆律师事务所律师。
上诉人（原审被告）田某某，住大庆市。
委托代理人冯继先，大庆石油发展集团职工，住大庆市。
委托代理人李明，黑龙江天慧律师事务所律师。
上诉人刚东安与上诉人田某某因商标权转让合同纠纷一案，不服大庆市中级人民法院（2011）庆民三初字第18号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2012年3月28日公开开庭审理了本案。上诉人刚东安及其委托代理人王帆，被上诉人田某某及其委托代理人冯继先、李明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定:2003年7月7日，田某某申请注册了第3621971和3621140号“松基三井”商标，取得商标专用权；2008年3月2日，田某某与刚东安签订了《商标转让协议书》，协议约定，田某某将上述两个商标转让给刚东安，转让费25万元，刚东安先付15万元，剩余10万元在向国家工商总局商标局（以下简称商标局）办理完转让手续后支付；协议签订时，双方须共同向商标局办理该商标专用权转让手续，田某某并将两项商标的《商标注册证》原件交付刚东安；即使商标局未受理上述商标转让手续，田某某不得以任何理由或采取任何行为使协议约定转让的商标专用权无效或另行转让、许可给协议以外的第三方使用；任何一方违反协议约定，违约方需支付不少于10万元的违约金。该协议签订后，刚东安向田某某支付了15万元的转让费，但双方尚未到商标局办理商标专用权的转让手续。
2008年7月30日，案外人大庆石油管理局委托北京索邦国际知识产权代理有限公司代理申请商标撤销有关事宜，同年8月28日，向商标局提出《撤销连续三年停止使用注册商标申请书》，申请撤销前述两项商标。2009年8月26日，商标局对上述商标分别作出编号为“撤200802094”、“撤200802093”的《连续三年停止使用撤销申请的决定》。
本院认为，本案系注册商标转让合同纠纷，涉案《商标转让协议书》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，应认定合法有效。因涉案注册商标现已被撤销，双方合同目的已无法实现，原审判决解除双方签订的协议正确。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条  的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。根据双方的诉辩主张，本案二审争议的焦点问题为:
第一，关于合同解除后双方的责任问题。本案中，双方签订商标转让协议的时间已经临近两个涉案注册商标“连续三年停止使用”的截止日期。田某某没有举示证据证明其在签订协议时履行了相应的风险告知义务，亦未能举示证据证明其在被商标局告知涉案注册商标可能被第三人申请撤销后，及时将被撤销风险告知刚东安。据此，本院认为，田某某作为注册商标出让方，对作为合同标的的注册商标存在的被撤销风险，未尽到必要的提示义务。田某某在收到商标局通知后，已在规定期限内向商标局提交了其使用涉案注册商标的相关证据材料，前述证据虽未被商标局采纳，但应认定田某某在涉案注册商标被撤销过程中采取了一定的补救措施。同时，根据协议约定，田某某在签订协议时即将两项商标的《商标注册证》原件交付刚东安，即使商标局未受理上述商标转让手续，商标的专用权也完全属于刚东安所有。田某某不得以任何理由或采取任何行为使协议约定转让的商标专用权无效或另行转让、许可给协议以外的第三方使用。据此，应认定刚东安通过协议取得了涉案注册商标的独占使用权。依据《中华人民共和国商标法实施条例》第25条  的规定，转让注册商标申请手续应由受让方办理。刚东安作为涉案注册商标受让方和独占使用人，在转让协议签订后，怠于办理转让更名手续，亦未及时实际使用，致使涉案注册商标在协议履行期间因第三方申请被撤销，刚东安对此亦应承担相应责任。原审判决认定刚东安、田某某双方对因涉案注册商标被撤销导致合同目的无法实现具有混合过错，并认定田某某应承担主要责任、刚东安承担次要责任并无不当，但原审判决确定田某某对此承担80%责任过高。本院根据本案的具体事实情节，对双方分担责任的比例调整为田某某应承担60%的责任，刚东安承担40%的责任。
第二，关于双方应分担损失的具体数额问题。依照田某某、刚东安双方协议约定，涉案两个注册商标的总价款为25万元。因前述注册商标已被依法撤销，无法恢复原状，故双方因合同目的无法实现所造成的经济损失应按照合同总价款25万元确定。由此田某某应承担15万元的损失，刚东安应承担10万元的损失。因刚东安已给付田某某商标转让首付款15万元，故田某某应返还刚东安5万元。原审判决以15万元计算损失数额不当，本院予以纠正。
综上，原审判决适用法律不当。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条  第一款  第二项  的规定，判决如下:
一、维持大庆市中级人民法院（2011）庆民初字第18号民事判决主文第一项、第三项，即“解除原告刚东安与被告田某某签订的商标转让协议”、“驳回原告其他诉讼请求”；
二、变更大庆市中级人民法院（2011）庆民初字第18号民事判决主文第二项为:田某某于本判决送达之日起十日内返还刚东安人民币5万元。
如果未按照本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条  之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一、二审案件受理费11250元，由刚东安负担4500元，田某某负担6750元。
本判决为终审判决。

本院认为，本案系注册商标转让合同纠纷，涉案《商标转让协议书》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，应认定合法有效。因涉案注册商标现已被撤销，双方合同目的已无法实现，原审判决解除双方签订的协议正确。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条  的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。根据双方的诉辩主张，本案二审争议的焦点问题为:
第一，关于合同解除后双方的责任问题。本案中，双方签订商标转让协议的时间已经临近两个涉案注册商标“连续三年停止使用”的截止日期。田某某没有举示证据证明其在签订协议时履行了相应的风险告知义务，亦未能举示证据证明其在被商标局告知涉案注册商标可能被第三人申请撤销后，及时将被撤销风险告知刚东安。据此，本院认为，田某某作为注册商标出让方，对作为合同标的的注册商标存在的被撤销风险，未尽到必要的提示义务。田某某在收到商标局通知后，已在规定期限内向商标局提交了其使用涉案注册商标的相关证据材料，前述证据虽未被商标局采纳，但应认定田某某在涉案注册商标被撤销过程中采取了一定的补救措施。同时，根据协议约定，田某某在签订协议时即将两项商标的《商标注册证》原件交付刚东安，即使商标局未受理上述商标转让手续，商标的专用权也完全属于刚东安所有。田某某不得以任何理由或采取任何行为使协议约定转让的商标专用权无效或另行转让、许可给协议以外的第三方使用。据此，应认定刚东安通过协议取得了涉案注册商标的独占使用权。依据《中华人民共和国商标法实施条例》第25条  的规定，转让注册商标申请手续应由受让方办理。刚东安作为涉案注册商标受让方和独占使用人，在转让协议签订后，怠于办理转让更名手续，亦未及时实际使用，致使涉案注册商标在协议履行期间因第三方申请被撤销，刚东安对此亦应承担相应责任。原审判决认定刚东安、田某某双方对因涉案注册商标被撤销导致合同目的无法实现具有混合过错，并认定田某某应承担主要责任、刚东安承担次要责任并无不当，但原审判决确定田某某对此承担80%责任过高。本院根据本案的具体事实情节，对双方分担责任的比例调整为田某某应承担60%的责任，刚东安承担40%的责任。
第二，关于双方应分担损失的具体数额问题。依照田某某、刚东安双方协议约定，涉案两个注册商标的总价款为25万元。因前述注册商标已被依法撤销，无法恢复原状，故双方因合同目的无法实现所造成的经济损失应按照合同总价款25万元确定。由此田某某应承担15万元的损失，刚东安应承担10万元的损失。因刚东安已给付田某某商标转让首付款15万元，故田某某应返还刚东安5万元。原审判决以15万元计算损失数额不当，本院予以纠正。
综上，原审判决适用法律不当。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条  第一款  第二项  的规定，判决如下:

一、维持大庆市中级人民法院（2011）庆民初字第18号民事判决主文第一项、第三项，即“解除原告刚东安与被告田某某签订的商标转让协议”、“驳回原告其他诉讼请求”；
二、变更大庆市中级人民法院（2011）庆民初字第18号民事判决主文第二项为:田某某于本判决送达之日起十日内返还刚东安人民币5万元。
如果未按照本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条  之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一、二审案件受理费11250元，由刚东安负担4500元，田某某负担6750元。

审判长：马文婧
审判员：刘淑敏
审判员：李锐

书记员：付兴驰