广东荣某某新材料科技有限公司、中山市利拓金属制品厂侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

 

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2019）最高法知民终484号

上诉人（原审原告）：广东荣某某新材料科技有限公司。住所地：广东省东莞市沙田镇大泥村满丰组临海南路。

法定代表人：谭伟球，该公司总经理。

委托诉讼代理人:黄仁东，广东君熙律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：中山市利拓金属制品厂。住所地：广东省中山市小榄镇永宁祥福西街66号第1卡。

投资人：李志强，该厂总经理。

委托诉讼代理人：梁慕嫦，广东禅安律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：李志强，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住广东省中山市小榄镇永上街二巷6号。

委托诉讼代理人：梁慕嫦，广东禅安律师事务所律师。

上诉人广东荣某某新材料科技有限公司（以下简称荣某某公司）因与被上诉人中山市利拓金属制品厂（以下简称利拓制品厂）、李志强侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于2019年7月31日作出的（2019）粤73知民初259号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月12日立案后，依法组成合议庭，并于2019年11月5日公开开庭审理了本案，上诉人荣某某公司的委托诉讼代理人黄仁东，被上诉人利拓制品厂、李志强的委托诉讼代理人梁慕嫦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

荣某某公司上诉请求：撤销原审判决；改判利拓制品厂停止侵权行为，包括停止制造、销售侵犯荣某某公司专利权的产品的行为及销毁生产侵权产品的模具；利拓制品厂、李志强连带赔偿荣某某公司经济损失399万元（含维权成本）；一、二审诉讼费用由利拓制品厂、李志强承担。事实和理由：（一）荣某某公司于2018年12月27日确定第二次购买被诉侵权产品的规格和数量，利拓制品厂、李志强同日下午即安排发货，表明被诉侵权产品为利拓制品厂的库存产品，且该产品的尺寸规格等均非根据荣某某公司图纸制造。（二）荣某某公司第一次购买被诉侵权产品前向利拓制品厂提供图纸，并非要求利拓制品厂按照图纸进行生产，而是确认其有无生产该款产品，仅为确认产品规格，而非提供技术方案。1.利拓制品厂一直存在生产被诉侵权产品同类产品的行为。李志强与荣某某公司工作人员的聊天记录显示，李志强要求荣某某公司发了三次图纸，第三次图纸才是最清晰的，但李志强在第一次图纸不清晰时就作出了报价、说出了产品特征，足以说明利拓制品厂本来就在生产被诉侵权产品。2.荣某某公司提供的图纸仅能体现产品的尺寸规格参数，不能体现技术方案，不能体现所能达到的技术效果。在利拓制品厂开具的收据中显示被诉侵权产品的品名为“升降盒款”，该品名非荣某某公司提供，表明利拓制品厂一直生产该产品。（三）利拓制品厂侵权规模大、获利大，荣某某公司因利拓制品厂的侵权行为损失巨大。

利拓制品厂、李志强辩称，利拓制品厂生产的被诉侵权产品是荣某某公司委托加工的样品，已全部交付荣某某公司，利拓制品厂并未制造、存放同类产品。荣某某公司诉请赔偿金额及起诉李志强均无事实和法律依据。

荣某某公司向原审法院起诉，请求判令利拓制品厂及李志强：1.停止制造、销售被诉侵权产品并销毁生产被诉侵权产品的模具；2.赔偿因其侵权行为给荣某某公司造成的经济损失及维权成本共计399万元；3.承担本案诉讼费用。

原审法院认定事实：荣某某公司系专利号ZL20162052xxxx.6、专利名称为“一种导轨”实用新型专利（以下简称涉案专利）的权利人，该专利申请日为2016年6月1日，授权公告日为2017年7月28日，专利年费已缴至第3年度。2018年10月26日，国家知识产权局就涉案专利出具了专利权评价报告，初步结论为：全部权利要求1-3未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。涉案专利的权利要求为：1.一种导轨，包括主导轨，其特征在于：所述主导轨上设有第一珠架和第二珠架，所述第一珠架和所述第二珠架的侧边安装孔上设有滚珠，所述第一珠架上设有第一副轨，所述第二珠架上设有第二副轨，所述第一副轨上设有第一角面，所述第二副轨上设有第二角面，所述第一副轨上设有第一柱销，所述第二副轨上设有第二柱销，所述第一角面和所述第一副轨由铝材挤压一体成型，所述第二角面和所述第二副轨由铝材挤压一体成型，所述第一副轨的底部设有第一定位柱，所述第二副轨的底部设有第二定位柱，所述第一定位柱带动所述第一珠架运动，所述第二定位柱带动所述第二珠架运动，所述第一副轨或所述第二副轨上设有锁定机构。2.根据权利要求1所述的导轨，其特征在于：所述主导轨的两端设有第一滑轮和第二滑轮，所述第一滑轮和所述第二滑轮上设有钢丝绳，所述第一副轨和所述第二副轨沿着所述钢丝绳同步收放。3.根据权利要求2所述的导轨，其特征在于：所述钢丝绳的两边分别设有第一滑动件和第二滑动件，所述第一副轨设于所述第一滑动件上，所述第二副轨设于所述第二滑动件上。

2018年12月13日，荣某某公司的工作人员曹某通过微信联系李志强，向李志强发送了两张设计图纸，图纸中显示有“东莞市荣某某五金有限公司”字样，设计人显示为潘某。曹某提供的购货人信息为“艾瑞卡全屋定制家居曹生”，随后利拓制品厂同意按照曹某要求依该图纸生产十副样品。2018年12月19日，曹某向李志强表示已按138元/副的单价支付了1380元，并约定次日上门取货。荣某某公司在原审庭审中确认潘某为其公司的设计人员。

2018年12月20日，荣某某公司的委托代理人前往位于广东省中山市小榄镇祥福西路66号的利拓制品厂，并在位于同一条路上该厂的另一厂址处接收了该厂工作人员交付的包装好的货物两箱、收据一张、李志强名片一张及送货单（三联），收据显示付款人为“艾瑞卡家具”，收款金额为1380元，并盖有利拓制品厂财务专用章。广东省广州市南粤公证处对上述过程进行了公证，并对部分货物、名片及送货单进行了封存。

2018年12月25日，曹某与李志强通过微信联系，表示要再订购四副不同规格的样品，并指示李志强与徐某对接，约定该批样品的收货人为徐某。

2019年1月2日，徐某作为荣某某公司的委托代理人，从自称加运美速递的工作人员处接收运单号为8196541405的商品一件，并通过微信支付费用596元。快递单发件人一栏显示为“利拓”，发货地址显示为“中山市小榄镇永宁祥福西街66号”。广东省广州市南方公证处对上述过程进行了公证，并对快递单及商品进行了封存。

2019年1月3日，荣某某公司的委托代理人登陆网址www.baidu.com，在网站首页的搜索栏中输入“加运美速递”并进入显示有“加运美速递”的首页页面，通过页面右侧的“快件查询”栏查询了单号为8196541405的快件，查询页面显示该快件2018年12月28日发出，2019年1月2日送达。广东省广州市南方公证处对上述过程进行了公证。

荣某某公司原审当庭提交了两次公证封存的被诉侵权产品。经原审当庭拆封，被诉侵权产品是一种金属导轨，主导轨上设有珠架，珠架侧边设有副轨，副轨部分设有角面、柱销、定位柱及锁定机构，并通过主导轨两端的滑轮及钢丝绳组合结构达到收放效果。荣某某公司确认两次封存的被诉侵权产品仅尺寸不同，技术方案与涉案专利技术方案一致。利拓制品厂及李志强确认被诉侵权产品系按照荣某某公司提供的图纸制造并邮寄的。

2018年12月27日，广东君熙律师事务所向荣某某公司开具了鉴证咨询费及律师费发票共计3万元。

利拓制品厂为个人独资企业，成立于2011年4月8日，注册资本10万元，投资人李志强，经营范围为：生产、加工、销售：金属制品、塑料制品、家具。

原审法院认为，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款规定，构成专利侵权的前提是未经专利权人许可而实施其专利。本案中，利拓制品厂及李志强两次生产、销售被诉侵权产品均系按照荣某某公司的要求生产、销售，荣某某公司为此提供了图纸，要求利拓制品厂及李志强按照图纸生产样品，并按照图纸对样品进行验收付款。因此利拓制品厂及李志强的行为未侵害荣某某公司涉案专利权。对于荣某某公司指控利拓制品厂与李志强侵害涉案专利权的主张，不予支持。综上，利拓制品厂及李志强未侵害荣某某公司的涉案专利权。原审法院判决：驳回荣某某公司的诉讼请求。案件受理费38720元，由荣某某公司负担。

本院二审期间，荣某某公司为证明其主张，向本院提交了如下证据：1.荣某某公司员工与李志强两次电话通话的录音光盘两张及整理的文字材料两份，拟证明被诉侵权产品为利拓制品厂的库存产品样板，并非按照荣某某公司的图纸制造，以及利拓制品厂的生产能力强、产品销量大。2.荣某某公司员工与利拓制品厂员工李小姐的微信聊天记录打印件，拟证明第二次购买的被诉侵权产品系利拓制品厂的库存产品。3.荣某某公司申请证人曹振雨出庭作证，拟证明荣某某公司购买被诉侵权产品的过程。利拓制品厂、李志强质证称，对证据1，因李志强未保留通话记录，无法确认该录音内容是否经过处理、是否完整，且双方通话不仅两次，荣某某公司只提取一部分作为证据提交，对关联性有异议。对证据2的真实性、合法性、关联性均有异议。对证据3，利拓制品厂是在对方一再要求下才接单，并要求打样时间为10天，而且证人与公证人员当时一起到利拓制品厂取的样品，如当时被诉侵权产品已存在，其当天就可以直接购买，实际上双方面谈时已就下一批的规格进行了沟通。本院认证意见如下：证据2系打印件，利拓制品厂、李志强对其真实性亦有异议，故不予采信。对证据1、3的证明力本院将结合其他事实予以综合认定评判。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，根据当事人的上诉请求、答辩情况及案件事实，本案在二审阶段的主要争议焦点问题有二：一、利拓制品厂制造、销售被诉侵权产品的行为是否侵害了涉案专利权；二、如果构成侵权，利拓制品厂、李志强应如何承担民事责任。

一、关于利拓制品厂制造、销售被诉侵权产品的行为是否侵害了涉案专利权

本案中，利拓制品厂、李志强的不侵权抗辩理由主要有以下三点：（一）被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围；（二）被诉侵权产品系依据权利人图纸生产；（三）被诉侵权产品系现有技术。针对利拓制品厂、李志强的上述抗辩，本院逐一分析如下：

（一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围

利拓制品厂、李志强主张被诉侵权产品不具备涉案专利权利要求1“所述第一定位柱带动所述第一珠架运动，所述第二定位柱带动所述第二珠架运动”的技术特征。荣某某公司主张被诉侵权产品该技术特征与涉案专利相同。本院认为，专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。经过查看荣某某公司指认的被诉侵权产品的定位柱，该定位柱无法带动珠架运动，珠架运动是通过副轨与珠架上的滚珠摩擦带动，虽然荣某某公司称如果珠架卡住，可以从定位柱位置的孔中插入其他工具，通过这个工具可以实现带动珠架运动，但涉案专利权利要求内容限定的是定位柱带动珠架运动，并非其他工具带动珠架运动。所以，被诉侵权产品不具备“所述第一定位柱带动所述第一珠架运动，所述第二定位柱带动所述第二珠架运动”技术特征，未落入涉案专利权保护范围。

（二）被诉侵权产品是否依据权利人图纸生产

荣某某公司主张被诉侵权产品不是依据其图纸生产，而是利拓制品厂的库存产品。本院认为，首先，原审中的微信聊天记录并不能反映出被诉侵权产品系利拓制品厂的库存产品，反而能够证明荣某某公司向利拓制品厂提供了图纸及规格参数。其次，关于录音证据及证人证言，利拓制品厂、李志强对录音是否经过处理、是否完整有异议，而且从荣某某公司整理的录音文字材料显示的“曹：唉，上次我拿的你那个是1米6的一个滑轨哈，你那边那个现在做户外的，你那边还有其他的一些产品吗？”“曹：OK，OK，你其他的，还有其他的一些规格吗？嗯，我上次让你给我一个。”等内容来看，荣某某公司与李志强在此次通话之前就有过联系，该通话录音不能反映第二次购买被诉侵权产品沟通的全过程，而证人曹振雨系荣某某公司员工，与本案有利害关系，其证人证言不可单独作为定案依据，所以，录音证据及证人证言亦不足以证明荣某某公司第二次购买的是利拓制品厂的库存产品。再者，荣某某公司第一次购买产品时提供了图纸，经查，上述图纸可以反映出被诉侵权产品的技术特征，虽然第二次购买的被诉侵权产品与图纸不完全一致，但荣某某公司认可第二次购买的被诉侵权产品与第一次购买的产品技术特征一致，区别是规格尺寸不同，此种情况下，利拓制品厂作为专业的导轨生产厂家，可以按照图纸进行生产。所以，荣某某公司的现有证据尚不足以证明第二次购买的被诉侵权产品不是按照其图纸制造的。

（三）在被诉侵权产品没有落入涉案专利权保护范围的情况下，本院不再对利拓制品厂、李志强的现有技术抗辩进行论述。

二、关于利拓制品厂、李志强应如何承担民事责任

如前所述，由于利拓制品厂制造销售被诉侵权产品的行为未侵害涉案专利权，所以，利拓制品厂、李志强不必承担民事责任。

综上，荣某某公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费38720元，由广东荣某某新材料科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　　任晓兰

审判员　　于志涛

审判员　　崔　宁

二〇一九年十一月二十二日

法官助理张琪

书记员汪妮