最高人民法院关于印发《最高人民法院知识产权案件年度报告（ 2009）》的通知

最高人民法院

关于印发《最高人民法院知识产权案件年度报告（ 2009）》的通知

法〔2010〕173号

各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

2009年，随着知识产权司法保护工作机制的进一步完善和修正后的民事诉讼法的贯彻执行，最高人民法院受理和审结的知识产权案件大幅上升。新类型案件和重大复杂疑难案件增多，案件的专业技术性增强，涉外案件比重增大。最高人民法院通过个案的审理和裁决，对新问题和新领域进行了深入研究并给予了及时回应。为总结审判经验，加强审判监督和指导，完善和统一法律适用标准，我院决定发布《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》。发布知识产权案件年度报告，是最高人民法院对自身审理的典型案件的集中展示，是创新审判指导方式的探索和尝试，也是推进司法公开、接受各界监督的重大举措。《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》汇集了最高人民法院已有最终结论性意见的 37件典型案例，涉及 44个典型法律适用问题。这些个案对相关法律问题的阐释，对于知识产权审判工作具有重要指导意义。现将《最高人民法院知识产权案件年度报告（ 2009）》印发给你们，供各级人民法院在知识产权审判工作中参考借鉴。

特此通知。

2010年4月14日

最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）

序言

2009年，随着知识产权司法保护工作机制的进一步完善和修正后的民事诉讼法的贯彻执行，最高人民法院知识产权审判庭受理的知识产权案件持续增长，审结的案件大幅上升，最高人民法院的知识产权审判监督和业务指导职能得以有效发挥。

2009年，最高人民法院知识产权审判庭共新收各类知识产权案件 297件，加上 2008年旧存的 143件，共有各类在审案件 440件，比2008年增长 33.7%。新收案件中，按照案件所涉权利类型划分，共有专利案件 121件、商标案件 61件、著作权案件 41 件、商业秘密案件 10件、其他不正当竞争案件 9件、知识产权合同案件 7件、植物新品种案件 1件，另有请示案件 47件（主要涉及知识产权案件管辖权的确定问题）；按照案件审理程序划分，共有二审案件 8件、申请再审案件 230件、提审案件 12件、请示案件 47件。全年共审结各类知识产权案件390件，比2008年增长 111.96%。审结案件中，共有二审案件 10件、申请再审案件 319件、提审案件 14件、请示案件 47件。在审结的申请再审案件中，裁定驳回再审申请 212件、裁定提审 12件、指令再审 43件、和解撤诉处理 28件、函转原审法院复查处理 21件（针对部分知识产权行政申请再审案件）、其他方式处理 3件。 

2009年最高人民法院审理的知识产权案件呈现如下特点：新类型案件和重大复杂疑难案件增多，社会影响力越来越大；案件的专业技术性增强，审理难度越来越大；涉外案件比重增大，国际关注度越来越高。新型、复杂、疑难案件不断冲击着法律的边界，拓展出需要法律调整的新领域，产生了更多更强烈的司法新需求。最高人民法院通过个案的审理和裁决，对新问题和新领域进行深入研究并给予及时回应，从而在法律的模糊之处明晰边界，在歧路之处指明方向，在空白之处创设规则。这些个案裁决体现了最高人民法院在保持法律的稳定与变动的和谐、维护私人利益和公共利益的平衡、实现法律效果和社会效果的统一方面所作出的创造性努力。作为国家最高审判机关，最高人民法院的个案裁决既能够最终解决当事人之间的纷争，又可以确立相关公众的行为准则和企业竞争模式的合法性，并引导行业和产业的发展方向，从而以其特有的宪法地位和司法行为方式不断推进我国的知识产权法治进程。在总结 2009年最高人民法院首次发布《最高人民法院知识产权案件年度报告（2008）》经验的基础上，今年最高人民法院从其已有最终结论性意见的知识产权案件中精选出 37件具有普遍指导意义的典型案例，以新的撰写体例形成本年度报告并向社会公布。需要说明的是，有些案件特别是最高人民法院指令高级人民法院再审的部分知识产权案件，虽然也多具有典型性，但根据有关程序法的规定，最高人民法院并未对案件作出最终结论性表态，因此，此类案件未纳入本年度报告。

一、专利案件审判 

1.改劣技术方案是否落入专利权的保护范围
在实践中，存在被控侵权人将专利技术方案的某个技术特征进行省略或者替换，导致其技术效果劣于专利技术方案的情形。这种变劣的技术方案是否落入专利权的保护范围，过去的司法实践中存在两种不同的意见。一种意见认为，如果变劣的技术方案明显是由于故意省略或者替换某个技术特征造成的，应当适用等同原则认定构成侵权。另一种意见认为，专利侵权判定应坚持全部技术特征原则，变劣的技术方案如果由于缺少专利技术方案的某个技术特征或者相应的技术特征不相同也不等同，则不应认定构成侵权。

在申请再审人张建华与被申请人沈阳直连高层供暖技术有限公司（以下简称直连公司）、二审上诉人沈阳高联高层供暖联网技术有限公司（以下简称高联公司）侵犯实用新型专利权纠纷案〔（ 2008）民提字第 83号〕中，最高人民法院认为，人民法院判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比；若被控侵权技术方案缺少某专利技术特征而导致技术效果的变劣，则应认定被控侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

该案的基本案情是：直连公司拥有“高层建筑无水箱直连供暖的排气断流装置 ”和 “高层建筑无水箱直连供暖系统的阻旋器”两项实用新型专利的独占使用权。张建华曾在直连公司工作，参与断流器、阻旋器的安装维修，离开直连公司后随即成立高联公司。 2002年 8月，直连公司以张建华、高联公司生产、销售的缓冲器和分气器侵犯其涉案两项专利权为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼。经对比，断流器专利与被控侵权的缓冲器技术特征有如下不同：被控侵权产品没有专利的环绕罗纹导向板；被控侵权产品的呼吸装置为逆止排气阀，只能呼气不能吸气。阻旋器专利与被控侵权的分气器技术特征的不同在于，被控侵权产品没有阻隔板和止旋板，但设有集气罩。沈阳市中级人民法院一审认为，断流器专利设有环绕螺纹导向板，使水流强化成膜流状态，实现气水分离。被控侵权的缓冲器由于缺少环绕螺纹导向板，不能强化膜流运动的形成，造成减压、减速的效果降低，相对断流器专利技术方案而言，是变劣的技术方案。断流器专利通过呼吸装置进行有规律的吸气和呼气，以保持系统内正常的大气压，并采用水封的方式实现系统密封，减轻系统氧蚀。被控侵权的缓冲器内设有逆止排气阀，因逆止排气阀只能呼气，不能吸气，在系统运行不平稳、尤其是缓冲器内压力小于大气压时，外部空气无法进入，在缓冲器内会形成真空，不但不能形成膜流运动，系统也将无法运行。逆止排气阀与断流器专利的呼吸装置相比，是变劣的技术特征。被控侵权的分气器没有止旋板，仅靠水流与回水管管壁摩擦阻旋的效果不如止旋板的阻旋效果好，同样是对阻旋器专利相应技术特征的变劣。由于专利技术已为社会公知，张建华又曾在直连公司工作，其很容易省略专利中的必要技术特征，而正是由于其省略了这些必要技术特征，导致被控侵权技术方案的性能、效果变劣，故被控侵权技术方案落入专利权保护范围，张建华和高联公司构成专利侵权。遂判令高联公司、张建华承担侵权责任。张建华不服一审判决，提出上诉。辽宁省高级人民法院二审认同一审法院有关被控侵权产品属于改劣方案并构成等同侵权的认定，遂判决驳回上诉，维持原判。张建华不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 7月 24日裁定提审本案，并于 2009年 10月30日再审判决撤销原一、二审民事判决，驳回直连公司的诉讼请求。

最高人民法院再审审理认为，人民法院在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当将被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。如果被控侵权技术方案缺少专利权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征，或者被控侵权技术方案有一个或者一个以上的技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同，人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术效果的变劣，不是专利侵权判定时应当考虑的因素。本案中，被控侵权技术方案因缺少专利一项以上的技术特征，未落入专利权的保护范围，张建华和高联公司不构成专利侵权。 

2.禁止反悔原则的适用所谓禁止反悔原则是指专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权纠纷案件中不得再主张将其纳入专利权保护范围。在被控侵权人未主张适用禁止反悔原则时,人民法院是否可以主动适用禁止反悔原则，现行法律以及司法解释对此未作明确规定。

在申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司（以下简称盛懋公司）侵犯实用新型专利权纠纷案〔（ 2009）民申字第 239号〕中，最高人民法院指出，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。

该案的基本案情是： 2000年 12月18日，沈其衡向国家知识产权局申请了名称为“汽车地桩锁”的实用新型专利， 2001年 11月 21日被授予专利权。涉案专利的权利要求 1为： “一种汽车地桩锁，其特征在于：它由底座（ 1）、芯轴（ 2）、活动桩（ 3）和锁具（4）构成，所述底座（ 1）固定在地面上，所述活动桩（ 3）通过芯轴（ 2）与座（ 1）相连，活动桩设有供锁具（ 4）插入的孔。 ”2003年 3月 19日，案外人川阳公司就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，专利复审委员会作出第 6101号决定，宣告权利要求 1无效，在权利要求 2、3、4的基础上维持专利权有效。沈其衡不服该决定提起行政诉讼，其在起诉状中称： “活动桩设有供锁具插入的孔。该描述的含义是，锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离。 ”2005年4月 15日，北京市高级人民法院作出（ 2005）高行终字第 37号行政判决（以下简称第 37号行政判决），撤销第 6101号决定。 2006年 3月 15日，专利复审委员会重新作出第 8127号决定，维持涉案专利权有效。第 8127号决定认定： “在锁闭地桩锁时，权利要求 1的活动桩上所设置的孔可供锁具整体的插入以达到锁闭地桩锁的目的，开启地桩锁时，可将锁具全部取出，活动桩上也无需设置附加的固定装置来固定锁具，因而本专利相对于现有技术具有实质性特点和进步……具备创造性。 ”2006年9月26日，沈其衡向上海市第一中级人民法院起诉称，盛懋公司生产、销售的汽车车位锁落入涉案专利权的保护范围，请求判令盛懋公司停止侵权、赔偿损失。上海市第一中级人民法院认定，被控侵权产品的锁具是固定在底座上的，与权利要求 1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”不相同，根据禁止反悔原则，

沈其衡不能以等同为由主张专利侵权成立，判决驳回沈其衡的诉讼请求。上海市高级人民法院二审维持了一审判决。 2009年 1月 9日，沈其衡向最高人民法院申请再审。 2009年 8月 18日，最高人民法院裁定驳回了沈其衡的再审申请。

最高人民法院审查认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。 

3.对方法专利权利要求中步骤顺序的解释方法专利是用于解决某个技术问题的包含有一系列工艺流程或操作步骤的技术方案。当方法专利的权利要求没有明确限定步骤顺序时，步骤顺序对该方法专利的保护范围是否具有限定作用，对此存在争议。

在申请再审人 OBE-工厂·翁玛赫特与鲍姆盖特纳有限公司（以下简称 OBE公司）与被申请人浙江康华眼镜有限公司（以下简称康华公司）侵犯发明专利权纠纷案〔（ 2008）民申字第 980号〕中，最高人民法院认为，在方法专利侵权案件中适用等同原则判定侵权时，可以结合专利说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施；步骤本身和步骤之间的实施顺序均应对方法专利权的保护范围起到限定作用。

该案的基本案情是： OBE公司于 1996年 4月 24日向国家知识产权局申请了名称为“弹簧铰链的制造方法”的发明专利， 2001年 10月24日被授予专利权。涉案专利的权利要求 1为： “1、一种制造弹簧铰链的方法，该铰链由至少一个外壳、一个铰接件和一个弹簧构成，其特征是该方法包括下述步骤：提供一用于形成铰接件的金属带；切割出大致与铰接件外形一致的区域；通过冲压形成一圆形部分以形成铰接件的凸肩；冲出铰接件的铰接孔。” OBE公司于 2002年6月24日起诉称，康华公司未经其许可，擅自为生产经营目的制造、使用、许诺销售和销售落入涉案专利权保护范围的弹簧铰链产品，构成专利侵权。请求判令康华公司停止侵权并承担赔偿损失等民事责任。北京市第一中级人民法院查明，康华公司加工铰接件的过程为： 1.人工将金属带材送入冲压机冲下铰接件； 2.人工用钳子夹住铰接件前部，用锻压机将铰接件后部砸圆； 3.人工用钳子夹住铰接件前部，将铰接件插入打孔机内打孔； 4.人工用铅丝从铰接件前部圆孔中穿过，将若干个铰接件穿在一起后用抛光轮抛光。该院认为，涉案专利的权利要求 1为四个步骤，康华公司的加工步骤亦为四个，在将铰接件从金属带材上冲下后，模锻、打孔的顺序虽然可调，但顺序的调整并未产生新的效果。康华公司的方法与权利要求 1所保护的方法等同，落入了涉案专利权的保护范围。北京市高级人民法院二审认为，根据涉案专利说明书的记载，涉案专利技术方案是在各步骤先后顺延的情况下实现的，步骤变化无法实现涉案专利方法的技术效果和技术目的。康华公司的制造方法包括四个步骤，其中砸圆和打孔的顺序可调，这与专利方案各步骤先后顺延的方法不同，被控侵权产品的制造方法与专利方法既不相同也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。故撤销一审判决，驳回 OBE公司的诉讼请求。 OBE公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 8月 29日裁定驳回其再审申请。

最高人民法院审查认为，在方法专利侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序明确进行限定为由，不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用，而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系，从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。对于存在步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。本案中，权利要求 1记载了四个步骤，首先，供料步骤的作用在于为其他的步骤提供加工材料，因此，供料步骤必须在其他步骤之前首先实施。其次，切割步骤的作用是从金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域，根据涉案专利的说明书及附图，所述区域包括“用于形成凸肩 9的基本形状”和“以后具有铰链孔范围 497的至少一部分”。由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩 9的基本形状”进行冲压，冲孔步骤是在由切割步骤制成的“范围 497”内制作铰接孔，并且说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容，也没有给出相关的技术启示，本领域普通技术人员也难以预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤，能够实现涉案专利的发明目的，达到相同的技术效果。因此，权利要求 1中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。从说明书记载的内容看，虽然冲压步骤与冲孔步骤的顺序是可以调换的，但是在实际加工过程中，一旦确定了二者的顺序，二者的顺序就只能依次进行。因此，权利要求 1中的四个步骤之间具有特定的实施顺序。 

4.专利侵权案件的审理思路和技术对比分析方法专利侵权案件因涉及专业技术事实的审查判断和技术对比分析，在审理思路和分析对比乃至裁判文书的表达上有一定的规律性和特殊性。目前的专利侵权判定司法实践中虽然一般也会遵循基本的审查、分析、推理模式，但在一些具体问题的分析以及文书表达上，各地仍存在不小的差异。在申请再审人薛胜国与被申请人赵相民、赵章仁实用新型专利侵权纠纷案〔（ 2009）民申字第 1562号〕中，最高人民法院对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性 ”作了比较深入的分析。最高人民法院同时指出，专利权人在侵权诉讼程序中对其技术特征所做的解释如果未超出其权利要求书的记载范围，也与其专利说明书及附图相吻合时，可以按照其解释限定该技术特征。本案的基本案情是： 2007年 8月8日，薛胜国以赵相民、赵章仁为被告提起专利侵权诉讼。薛胜国的专利权利要求为： “用于粉条加工的揉面机，它包括：机架（1），设置在所述机架（ 1）上的驱动电机（2），其特征在于：在机架（ 1）上部设置有带有进、出料口（ 3、4）的料斗（ 5），和水平设置在该料斗（ 5）内的由所述驱动电机（ 2）驱动的输送搅龙（ 6）；在位于所述出料口（ 4）上方的机架（ 1）上并排设置有两个相通的 U形揉面斗（ 7、8），其中一个 U形揉面斗（ 7）的底部与所述出料口（ 4）相连通；在位于每个 U形揉面斗（ 7、8）上方的机架（ 1）上分别设置有一揉面锤（ 9、10），所述两揉面锤（9、10）的支撑架（ 11）通过曲柄连杆机构（12）与驱动电机（ 2）的动力轴相连接。 ”河南省郑州市中级人民法院一审认为，被控侵权产品的技术特征与专利保护的必要技术特征并不相同，未落入薛胜国专利权的保护范围，不构成侵权，遂判决驳回薛胜国的诉讼请求。薛胜国上诉后，河南省高级人民法院二审认为，一审判决认定部分技术相同或等同不当，但认定被控侵权产品未落入薛胜国专利权的保护范围从而不构成侵权正确，遂判决驳回上诉，维持原判。薛胜国仍不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经听证审查，亦得出本案被申请人不构成专利侵权的结论，但具体理由不同于原审法院。最高人民法院于 2009年 11月 26日裁定驳回薛胜国的再审申请。在分解确定了专利技术方案和被控侵权产品 6个对应技术特征的基础上，最高人民法院审查认为，对于第 5项对应技术特征，被控侵权产品只是在专利的基础上，将料斗相对于揉面斗上移，从而利用了面团自身的重力，但由于面团本身不易流动的属性，如果不利用输送搅龙挤压仅靠面团自身重力难以实现料斗中的面团输送到揉面斗的目的。反过来讲，如果仅靠面团自身重力即可以实现料斗中的面团自流到揉面斗中的目的，其就无需采用输送搅龙这一技术手段。因此，被控侵权产品实质上仍是利用输送搅龙挤压将面团通过出料口输送到揉面斗，与专利一样，两者都需要利用输送搅龙这一部件实现将面团由料斗挤压输送到揉面斗这一功能。可见，与专利的该项技术特征相比，被控侵权产品系采取基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。而且物体由于自身的重力能够自上而下滑落是一种普通生活常识，因此，将料斗相对于揉面斗上移对于所属技术领域普通技术人员来讲，无需经过创造性劳动即可联想到。根据专利司法解释的有关规定，被控侵权产品的该项技术特征构成相应专利技术特征的等同特征。

对于专利技术特征 6，专利权人明确确认，两个揉面锤共用的一个支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接，动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动两个揉面锤同向上下往复运动。专利权人对该技术特征的上述解释并未超出其权利要求书对相应技术内容的记载范围，也与其专利说明书附图所示的两个揉面锤、支撑架、曲柄连杆机构、驱动电机之间的相互位置和连接关系相吻合。因此，涉案薛胜国专利必要技术特征 6可以限定为：在位于每个 U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤，所述两揉面锤共用的一个支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接，动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动两个揉面锤同向上下往复运动。对第 6项对应技术特征进行对比，专利的两揉面锤共用一个支撑架，并通过曲柄连杆机构和动力驱动装置带动两个揉面锤同向上下往复运动；被控侵权产品则是两揉面锤各有一支撑架，两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接，其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。虽然两者均具有通过支撑架支撑揉面锤，动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动揉面锤的支撑架上下运动的基本功能，但从二者揉面锤的工作原理和运动方式来看，显属采用了不同的技术手段，不应认为是采取了基本相同的手段；同时，由于被控侵权产品的动力驱动装置驱动的是一个揉面锤的支撑架，而专利的驱动装置驱动的是两个揉面锤的支撑架，被控侵权产品的这种设计更节省动能，可使用相对较小功率的驱动电机，而且，被控侵权产品利用杠杆原理使两个揉面锤反向上下往复运动也避免了专利的两个揉面锤共用一个支撑架时同向向上运动时所作的无用功。由此可见，二者在技术效果上亦有明显不同。此外，被控侵权产品的这种变换手段，对于本领域的普通技术人员而言，也并非无需经过创造性劳动就能够联想到。因此，二者该项对应技术特征既不相同也不等同。由于被控侵权产品与涉案薛胜国专利相比，至少有一项对应技术特征既不相同也不等同，被控侵权产品并未落入涉案薛胜国专利的保护范围。 

5.对专利法第四十七条第一款中“宣告无效的专利权 ”的理解专利法第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。国家知识产权局专利复审委员会宣告专利权无效的决定是针对无效宣告请求人与专利权人就专利权效力引发的争议作出的居中裁决。尽管该无效决定具有行政行为的公定力，但由于其可能被提起行政诉讼，其效力并未最终确定。正在审理专利侵权案件的法院在得知专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定时，是中止对侵权案件的审理还是直接依据该无效决定驳回原告诉讼请求，对此实践中存在不同的做法。在申请再审人深圳万虹科技发展有限公司（以下简称万虹公司）与被申请人深圳市平治东方科技发展有限公司、新诺亚舟科技（深圳）有限公司、创新诺亚舟电子（深圳）有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案〔（ 2009）民申字第 1573号〕中，最高人民法院认为，专利法第四十七条第一款中 “宣告无效的专利权”是指专利复审委员会作出的效力最终确定的无效宣告请求审查决定所宣告无效的专利权；在该无效决定效力最终确定之前，不宜一律以之为依据直接裁判驳回权利人的诉讼请求。

该案的基本案情是：万虹公司以深圳市平治东方科技发展有限公司、新诺亚舟科技（深圳）有限公司、创新诺亚舟电子（深圳）有限公司为被告于 2008年 10月25日提起侵犯实用新型专利权诉讼。广东省深圳市中级人民法院于 2009年2月25日作出一审判决，判决三被告承担侵权责任。三被告不服提出上诉。广东省高级人民法院二审查明，专利复审委员会于 2009年 6月 24日作出第 13590号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案实用新型专利权全部无效。万虹公司以专利权人已针对上述决定提起行政诉讼为由向二审法院申请中止审理。广东省高级人民法院以涉案实用新型专利已被宣告全部无效为由，判决撤销一审判决，并驳回万虹公司的全部诉讼请求。万虹公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院审查查明，北京市第一中级人民法院于 2009年 7月 2日决定受理专利权人针对第 13590号无效决定提起的行政诉讼，且北京市第一中级人民法院尚未审结上述行政案件。最高人民法院于 2009年 12月8日裁定，指令广东省高级人民法院再审本案。

最高人民法院审查认为，对于专利复审委员会作出的宣告专利权无效的决定，如果当事人自收到通知之日起三个月期满仍未向人民法院起诉的，该决定的效力即最终确定；如果当事人依法提起了行政诉讼，该决定只有被生效的行政裁判维持其合法有效后其效力才能最终确定。本案中，

涉案专利虽然被专利复审委员会第 13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效，但专利权人已经针对该决定在法定期限内提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院对此已经立案受理，该决定的效力显然未最终确定。在此情况下，万虹公司向二审法院申请中止审理，二审法院以涉案专利已经被第 13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效为由直接判决驳回万虹公司的全部诉讼请求，属于适用法律错误。 

6.宣告专利权无效的决定的追溯力专利法（ 2000年第二次修正）第四十七条第二款规定： “宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”人民法院在民事案件审理过程中，为保证审判工作的顺利进行，可能就诉讼程序方面的事项做出多个裁定，并非所有这些裁定都不受宣告专利权无效的决定的影响。

在申请再审人安吉县雪强竹木制品有限公司（以下简称雪强公司）与被申请人许赞有其他侵权纠纷案〔（ 2008）民申字第 762号〕中，最高人民法院明确了专利法（2000年第二次修正）第四十七条第二款所称的“裁定 ”的范围。该案的基本案情是：许赞有于 2001年 6月 13日向国家知识产权局申请了名称为“地毯（竹） ”的外观设计专利， 2002年 3月6日获得授权。 2004年3月，杭州海关、上海海关根据许赞有的申请，以涉嫌侵犯涉案专利权为由扣留了雪强公司的出口产品集装箱。 2004年4月2日，许赞有向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，指控雪强公司侵犯涉案专利权，并申请法院查封扣留了上述集装箱的货物。同时许赞有要求雪强公司在上海、广州等地商品交易会期间将有关涉嫌侵犯涉案专利权的产品撤柜。 2004年5月 1日，雪强公司向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案专利权无效的请求。 2005年 8月 18日，专利复审委员会作出第 7432号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。 2005年9月 15日，雪强公司起诉至杭州市中级人民法院称，由于许赞有申请财产保全措施错误，造成重大经济损失和不良社会影响，请求判令许赞有赔偿损失、消除影响、赔礼道歉并承担本案的全部诉讼费用。杭州市中级人民法院一审认为，许赞有在涉案专利权被宣告无效前实施的申请海关扣留、法院查封以及要求雪强公司对涉嫌侵权产品撤柜等行为具备合法性，雪强公司在涉案专利权被宣告无效后，要求许赞有就实施上述行为对雪强公司所造成的损失进行赔偿并公开赔礼道歉的诉讼请求，依据不足，遂判决驳回雪强公司的诉讼请求。上诉后，浙江省高级人民法院二审认为，雪强公司未能证明许赞有实施上述行为时具有恶意，而上述行为在涉案专利权被宣告无效时均已完成，依照专利法第四十七条第二款的规定，宣告涉案专利权无效的决定对上述行为不具有追溯力，遂判决驳回雪强公司的上诉。雪强公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 3月 24日作出裁定，指令浙江省高级人民法院再审本案。

最高人民法院审查认为，专利法（ 2000年第二次修正）第四十七条第二款所称的 “裁定”，是指涉及专利侵权的裁定，即人民法院经过审理作出认定专利侵权成立的生效裁判的，就该案作出并已执行的裁定，不包括裁判认定不构成专利侵权所涉及的有关裁定。由于涉案专利权被专利复审委员会宣告无效，审理法院据此作出雪强公司不构成侵犯专利权的判决，因此，审理法院在此前作出的有关财产保全的裁定，不属于专利法第四十七条第二款规定的 “裁定”，宣告涉案专利权无效的决定对其具有溯及力。同理，宣告涉案专利权无效的决定对于许赞有申请海关采取扣留措施以及要求被控侵权人撤展的行为也具有溯及力。专利权人依据专利权依法行使诉权以及申请采取相关措施，是法律赋予的权利。但是，专利权人在行使自己的权利时不得损害他人的合法权益。由于专利权的稳定性是相对的，任何人都可以通过宣告专利权无效程序对已授权的专利提出宣告无效的请求，专利权人应当知道自己的专利权存在被宣告无效的可能性。因此，专利权人在行使有关权利时，特别是申请财产保全、责令停止有关行为等有可能给被申请人直接造成损害的措施时，应谨慎注意，充分估计其中的诉讼风险。许赞有未尽注意义务，在没有最终确认雪强公司侵犯涉案专利权的情况下，即申请采取财产保全、责令停止有关行为等给雪强公司直接造成损害的措施，属于申请错误，构成侵权。

二、著作权案件审判 

7.职务作品著作权的推定归属
根据著作权法第十六条第二款的规定，职务作品著作权的归属可以通过合同的方式约定，但是该款并未对合同约定的具体形式予以明确。

在申请再审人陈俊峰与被申请人金盾出版社侵犯著作权纠纷案〔（ 2009）民监字第 361号〕中，最高人民法院根据双方当事人的行为，推定当事人之间存在涉案作品著作权由金盾出版社享有的意愿，从而肯定了职务作品的著作权归属可以通过推定的方式予以确定。

该案的基本案情是：陈俊峰于 1997年 11月 1日至 2007年 12月25日在金盾出版社担任编辑。涉案《跨世纪万年历》（2000年 1月出版， 2007年 8月第 9次印刷）、《袖珍实用万年历》（2000年 12月出版， 2007年 9月第 9次印刷）和 2002年至 2008年《工作效率手册》（每年出版一本）九种图书由金盾出版社策划选题并组织汇编。陈俊峰作为被指定的责任编辑，负责涉案图书内容的选编工作。 2003年至 2008年的《工作效率手册》署名陈俊峰编辑，其他涉案图书上的署名为“靳一石”编。 2007年 12月29日，陈俊峰向北京市海淀区人民法院提起诉讼称，金盾出版社出版涉案图书未向其支付稿酬，侵犯其著作权，请求判令被告停止销售侵权图书并支付稿酬。

法院审理查明，金盾出版社在《关于对编辑实行量化考核的暂行规定》、《关于在编辑人员中实行激励机制的暂行办法》等文件中规定，编辑图书工作量指标按版面字数乘相应系数计算。经该社领导同意或授意，由责任编辑自己编写的书按照版面字数乘以3或 2.5计算，各类手册按照版面字数乘以 1.5计算。金盾出版社提交的陈俊峰各年度的图书编辑工作统计表、工资奖金统计表显示，涉案图书都乘以相应的系数，并获得了相应的超额奖。陈俊峰对于以上编辑量化考核和系数计算并未提出过异议。法院一审认为，涉案图书均是陈俊峰为完成单位工作任务创作的职务作品，陈俊峰的编写工作已经按照单位有关规定以相应系数计算工作量获得了相应的报酬和奖励，被告的行为不构成侵权，遂判决驳回陈俊峰的诉讼请求。陈俊峰不服，提出上诉后，北京市第一中级法院二审维持一审判决。之后陈俊峰向北京市高级人民法院提出再审申请，亦被裁定驳回，其又向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 10月 26日裁定驳回其再审申请。
最高人民法院审查认为，涉案的九本图书均是陈俊峰为完成单位工作任务而汇编的职务作品。金盾出版社在有关文件中规定，经出版社领导同意或授意由责任编辑自己编写的图书，按照版面字数乘以相应的系数计算工作量并发放工作量酬金、奖励。从原审查明的事实来看，陈俊峰实际领取了按照上述规定计算的涉案图书相应的酬金、奖励；在 1999年至 2007年涉案图书编写及出版发行期间，陈俊峰并未向金盾出版社提出过著作权问题和稿酬问题。

通过双方当事人的上述行为可以推定，出版社与编辑之间具有约定此类书稿著作权归属于出版社的意愿，编辑对这种书稿不得主张除署名权以外的著作权，出版社不需要向编写此类书稿的编辑另行支付稿酬。按照著作权法第十六条第二款的规定，涉案图书的著作权应由金盾出版社享有。金盾出版社出版涉案图书未侵犯陈俊峰的著作权，也不需要向陈俊峰支付稿酬。 

8.使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品并复制和发行的法定许可著作权法第三十九条第三款规定了录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品的法定许可制度。根据该款规定，录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品，可以不经著作权人许可，但应当按照规定支付报酬；著作权人声明不许使用的不得使用。同时，著作权法第四十一条第二款规定，被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播录音录像制品，还应当取得著作权人、表演者许可，并支付报酬。著作权法对该两款之间的适用关系未予明确。对此，有观点认为，录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品后，复制和发行其制作的录音制品，仍然需要征得音乐作品著作权人许可，即著作权法第四十一条第二款对著作权法第三十九条第三款具有限制作用。

    审人广东大圣文化传播有限公司（以下简称大圣公司）与被申请人王海成、王海星、王海燕（以下简称王海成等）、原审被告重庆三峡光盘发展有限责任公司（以下简称三峡公司）、九江联盛广场超市有限公司、南昌百货大楼股份有限公司侵犯著作权纠纷案〔（ 2008）民提字第 57号，以下简称“大圣公司案”〕的再审判决中，最高人民法院澄清了著作权法第三十九条第三款与第四十一条第二款的法律适用关系，确了经著作权人许可制作的音乐作品的录音制品一经公开，其他人再使用该音乐作品另行制作录音制品并复制、发行，应适用著作权法第三十九条第三款规定的法定许可，不再适用第四十一条第二款“经著作权人许可”的规定。

该案的基本案情是：《亚克西》是王洛宾 1957年根据吐鲁番民歌改编并作词的音乐作品。王洛宾去世后，其子王海成等将该音乐作品的公开表演权、广播权和录制发行权授权中国音乐著作权协会（以下简称音著协）管理。 2004年罗林（艺名刀郎）与大圣公司签订合同，大圣公司享有将罗林制作并享有版权的《喀什噶尔胡杨》歌唱类音乐专辑节目制作录音制品（ CD）出版发行的权利。之后，大圣公司与广州音像出版社签订合同，约定由该社制作、出版、发行上述专辑录音制品。大圣公司与三峡公司签订委托复制加工合同，约定复制该录音制品 20万张。 2004年 12月8日，广州音像出版社委托三峡公司复制 90万张。随后，广州音像出版社向音著协申请使用音乐作品《冰山上的雪莲》、《打起手鼓唱起歌》、《亚克西》制作、发行 20万张《喀什噶尔胡杨》专辑录音制品，批发价为 6.5元，并向音著协支付上述 3首音乐作品的使用费 21900元，音著协出具了收费证明。王海成等以被告未经许可复制、发行的涉案光盘侵犯了其复制、发行权为由起诉，请求判令被告停止侵害、赔偿损失并赔礼道歉。江西省九江市中级人民法院一审认为，《亚克西》在涉案录音制品复制、发行前早已公开发表并已制作为录音制品，根据著作权法第三十九条第三款规定，广州音像出版社、大圣公司使用涉案音乐作品制作录音制品属于法定许可，可以不经其许可，但应当支付报酬。王海成等将涉案音乐作品已交由音著协以信托的方式管理，音著协有权许可他人使用。广州音像出版社、大圣公司、三峡公司属于法定许可使用。广州音像出版社按 20万张向著作权人支付了报酬，对超出的 70万张未按规定支付报酬，侵犯了王海成等的获酬权。根据国家版权局 1993年 8月制定的《录音法定许可付酬标准暂行规定》，确定赔偿数额为录音制品批发价 6.5元× 3.5%×70万张的两倍，共计 318 500元。三峡公司不构成对涉案音乐作品著作权的侵犯。大圣公司、广州音像出版社不服一审判决，提起上诉。江西省高级人民法院二审认为，根据著作权法第四十一条第二款规定，复制、出版、发行录音制品，除应取得表演者的许可并支付报酬外，还应取得音乐作品著作权人的许可，并支付报酬。音著协的许可和收费系针对使用音乐作品制作录音制品而行使的权利，并不是行使著作权人对复制、发行录音制品所享有的许可权和获得报酬权。一审法院按整张制品所含作品的报酬总额的两倍确定其中 1首作品的赔偿数额缺乏合理性。遂判决撤销一审判决，判令大圣公司、广州音像出版社共同赔偿王海成等 1 5万元。大圣公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并于 2009年3月6日作出再审判决，撤销原一、二审判决，判令大圣公司、广州音像出版社、三峡公司向王海成等支付音乐作品使用费 14477元。

最高人民法院再审审理认为，著作权法第三十九条第三款规定了限制音乐作品著作权人权利的法定许可制度。该款虽然只规定使用他人已合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品可以不经著作权人许可，但该款的立法本意在于便利和促进音乐作品的传播，对使用此类音乐作品制作的录音制品进行复制、发行，亦应适用，而不适用第四十一条第二款的规定。因此，经著作权人许可制作的音乐作品的录音制品一经公开，其他人再使用该音乐作品另行制作录音制品并复制、发行，不需要经过音乐作品的著作权人许可，但应依法向著作权人支付报酬。鉴于涉案专辑中使用的音乐作品《亚克西》在该专辑发行前已经被他人多次制作成录音制品广泛传播，且著作权人没有声明不许使用，故被告使用该音乐作品制作并复制、发行涉案专辑录音制品，符合法定许可的规定，不构成侵权。 

9.涉及提供链接服务的网络服务提供者的直接侵权责任如果网络服务提供者利用网络实施直接侵犯他人著作权的行为，应当为其行为承担直接侵权责任。同时，信息网络传播权保护条例第二十三条为网络服务提供者设置了责任限制。该条规定，网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任。司法实践中，网络服务提供者往往主张其系提供链接服务，在接到权利人通知后已经断开链接，不应承担赔偿责任。因此，判断网络服务提供者是否系提供链接服务就成为其是否应承担直接侵权责任的关键。在申请再审人北京慈文影视制作有限公司（以下简称慈文公司）与被申请人中国网络通信集团公司海南省分公司（以下简称海南网通公司）侵犯著作权纠纷案〔（ 2009）民提字第 17号〕中，最高人民法院明确了涉及提供网络链接服务的网络服务提供者承担直接侵权责任的条件。从该案的再审判决中可以看出，如果主张其系提供链接服务的网络服务提供者将所谓的被链网页或网站作为其内容向公众提供，该被链网页或网站上没有显示任何对应的域名或者网站名称等信息可以表明该网页属于第三方所有，则不能认定该网络服务提供者系提供链接服务，其应对该网页或网站上的被控侵权行为承担直接侵权责任。

该案的基本案情是：慈文公司拥有电影《七剑》在大陆地区的著作权。海南网通公司在其网站 www.hai169.com首页上设置“影视频道 ”点击进入“影视天地 ”（IP地址 221.11.132.1，12），在该页面可以在线观看上述电影。慈文公司以侵犯著作权为由向海南省海口市中级人民法院提起诉讼，要求停止侵权并赔偿损失。海南网通公司在一审诉讼中举证证明点击其网站主页“影视频道”后进入“ 116天天在线”而非原来的 “影视天地”网页。海口市中级人民法院一审认为，海南网通公司提供的是链接服务，被诉侵权后已断开链接，不应承担侵权责任，遂判决驳回慈文公司的诉讼请求。上诉后，海南省高级人民法院二审维持一审判决。慈文公司申请再审，最高人民法院裁定提审本案并作出再审判决，撤销原两审判决，判令海南网通公司赔偿慈文公司经济损失及为诉讼支出的合理费用人民币 8万元。

最高人民法院审查认为，点击海南网通网站首页上的“影视频道 ”，即可在进入的页面上进行操作观看电影《七剑》。进入的网页上虽然有“影视天地”的名称，但该网页上没有显示任何对应的域名或者网站名称等信息可以表明该网页属于第三方所有，该网页的 IP地址亦不能证明该网页另属其他主体所有，此种情形与通常所认为的链接不同，该网页至少从表面上属于海南网通公司。海南网通公司如欲证明该网页是其链接的第三方网站而不应为该网页上的侵权行为承担赔偿责任，应提交相应的证据。因该网页的 IP地址位于海南网通公司管理的地址段范围内，海南网通公司能够提供该证据，而包括慈文公司在内的社会公众均无法获得。在海南网通公司未提供相关证据的情况下，其关于仅提供链接服务的抗辩不能得到支持，其应对该网页上播放慈文公司享有著作权的电影作品的侵权行为承担相应的法律责任。即使该网页确属第三方主体所有或实际经营，因该 “影视频道”与海南网通公司网站 “主页”、“新闻频道”、“文学频道”等并列，海南网通公司将该网页内容作为其内容频道向公众提供，且从其在原审中提交公证书显示被诉后即变更了该“影视频道”内容来看，该选择完全是海南网通公司自主进行的，因此，此种行为与仅提供指向第三方网站的普通链接不同，海南网通公司至少应对该网站的实际所有者或经营者的主体资质进行一定的审核。本案中海南网通公司至今称其并不知晓该网页的实际经营主体，可见其并未尽到最低程度的注意义务，对该网页上出现的侵权行为亦应承担连带责任。

三、商标案件审判

（一）商标授权确权行政案件审判 

10.“一事不再理 ”原则的判断和适用标准根据商标法实施条例第三十五条的规定，商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。此即所谓的 “一事不再理 ”原则。

在申诉人佛山市圣芳（联合）有限公司（以下简称圣芳公司）与被申诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）、原审第三人强生公司商标行政纠纷案〔（ 2008）行提字第 2号，以下简称“采乐”商标行政案〕中，最高人民法院明确了“一事不再理”原则的判断和适用标准。

该案的基本案情是： 1993年 1月30日，强生公司经核准注册了第 627498号手写繁体“采樂”文字商标（即引证商标），核定使用商品为第 5类 “人用局部抗菌剂”。 1994年 7月以后，案外人西安杨森制药有限公司经强生公司许可，在治疗头皮脂溢性皮炎和头皮康疹的“酮康唑洗剂”药品上使用该引证商标。争议商标为圣芳公司持有的第 1214187号“采乐 CAILE”商标，申请日为 1997年8月6日， 1998年 10月14日被核准注册，核定使用商品为第 3类香皂、清洁制剂、洗发香波、护发素、洗面奶、浴液、牙膏、化妆品等。 1998年 11月、 2000年 7月，强生公司曾两次向商标评审委员会提出撤销争议商标注册的申请，商标评审委员会分别于 1999年 12月、 2001年9月作出终局裁定，认定强生公司所提争议理由不能成立，维持争议商标注册。 2002年 8月 20日，强生公司第三次向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请，理由为争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，争议商标是对其驰名商标的恶意抄袭摹仿，争议商标注册违反了现行商标法第十三条、第二十八条、第三十一条、第四十一条的规定。 2005年 6月 23日，商标评审委员会作出商评字〔 2005〕第 1801号裁定，认定引证商标为驰名商标，并认为争议商标的注册构成在非类似商品上复制摹仿他人的驰名商标，误导公众的情形，裁定撤销争议商标的注册。圣芳公司不服该裁定，提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，强生公司在本次评审申请中提交了新的证据，不属于以相同的事实和理由再次提出评审申请，商标评审委员会受理本次争议申请没有违反法定程序，故判决维持商标评审委员会第 1801号裁定。圣芳公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，强生公司本次申请依据修改后的商标法第十三条第二款的规定，并且提交了新的证据增加了新的事实，商标评审委员会没有违反“一事不再理”原则，故判决维持一审判决。圣芳公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审该案，并于 2009年 10月 22日作出再审判决，撤销了原审判决及商标评审委员会第 1801号裁定。

最高人民法院再审审理认为，强生公司在前两次提出评审申请时，均援引了修改前的商标法第十七条、第二十七条、商标法实施细则第二十五条第（ 2）项等规定，特别是有关公众熟知的商标或驰名商标的规定，以争议商标是对驰名商标的恶意抄袭和仿冒，争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，容易引起混淆等理由，请求撤销争议商标，已经穷尽了当时可以主张的相关法律事由和法律依据。商标评审委员会已经就相关事实和理由进行了实质审理，并两次裁定维持争议商标注册。强生公司援引修改后的商标法，仍以商标驰名为主要理由，申请撤销争议商标，商标评审委员会再行受理并作出撤销争议商标的裁定，违反了 “一事不再理”原则。即使按照修改后的商标法及其实施条例的规定审查，
商标评审委员会本次评审裁定也没有合法依据。按照现行商标法实施条例第三十五条的规定，对已决的商标争议案件，商标评审委员会如果要受理新的评审申请，必须以有新的事实或理由为前提。新的事实应该是以新证据证明的事实，而新证据应该是在裁定或者决定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。如果将本可以在以前的行政程序中提交的证据作为新证据接受，就会使法律对启动行政程序事由的限制形同虚设，不利于形成稳定的法律秩序。强生公司在本次评审申请中提交的证明争议商标申请日之前其引证商标驰名的证据，均不属于法律意义上的新证据。行政裁定作出之后法律发生了修改，也不能成为新的理由。 

11.商标法（ 2001年修正）对该法施行前已有行政终局裁定的商标争议的溯及力在前述“采乐”商标行政案中，最高人民法院还阐明了商标法（ 2001年修正）对该法施行前已有行政终局裁定的商标争议的溯及力问题。在该案的裁决中，最高人民法院基于信赖保护原则认为， 2001年修改后的商标法对于该法修改前已受终局裁定拘束的商标争议不具有追溯力。

最高人民法院在再审判决中指出，涉案商标争议在商标法（ 2001年修正）施行前已经有过终局裁定，不属于最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条规定的情形，不应适用该司法解释的规定。由于修改前的商标法对商标评审采取行政终局制度，对于当时已有终局裁决的争议事项，只能尊重和维护当时的法律制度，不能再以修改后的法律有新规定为理由对已决事项重新启动程序。在行政终局制度下，终局裁定形成了稳定的秩序并产生信赖利益。圣芳公司在终局裁定后对商标进行的大规模使用和宣传以及因此建立的商业信誉，应该受到法律保护。商标评审委员会及原审法院以强生公司引用了修改后的商标法为由，认定其提出本次评审申请有新的理由，并以修改后的商标法第十三条第二款的规定为依据撤销争议商标，属于适用法律错误。 

12.判断商标近似时对特定历史因素的考虑商标近似，是指两商标的文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为存在特定的联系。判断时，要以相关公众的一般注意力为标准，既要进行整体比对，又要进行主要部分的比对，而且应当考虑在先注册商标的显著性和知名度。

在申请再审人侯勇与被申请人哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称秋林集团公司）、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案〔 2009〕知行字第 1 5号〕中，最高人民法院进一步指出，适用上述方法判断商标近似时，还可以结合特定历史关系及处在同一地域等因素，考虑两商标共存是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。

该案的基本案情是： 1900年，俄国人伊万·雅阔列维奇·秋林（又简称为伊·雅·秋林）在哈尔滨成立商贸机构，名为“秋林洋行”。1953年，秋林洋行被我国政府接收，其下属公司均更改了字号， 1984年恢复使用“秋林 ”字号。秋林食品厂（后更名为秋林食品公司）和秋林糖果厂（后更名为秋林糖果公司）均为秋林集团公司的关联企业。秋林食品厂主要生产面包、糕点、果酒等食品。 1997年秋林糖果厂开始恢复生产历史上具有较高知名度的秋林红肠，由秋林集团公司和秋林食品公司经销。经过几年的经营，秋林红肠成为哈尔滨市的特产之一，在相关公众中具有一定知名度。秋林糖果公司于 1999年4月21日获准注册第 1266601号“秋林及图”引证商标，核定使用商品为第 29类香肠等。 2003年 7月1日，秋林食品公司的法定代表人侯勇向中国商标局提出第 3612653号“伊雅秋林”商标注册申请，经商标局审查后予以初步审定。在异议期内，秋林集团公司以第 1266601号“秋林及图”为引证商标，向商标局提出异议申请。商标局认定被异议商标与引证商标未构成近似商标，被异议商标应予以注册。秋林集团公司不服向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会经过审理作出第 4378号裁定，准予被异议商标注册。秋林集团公司不服，提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，引证商标文字部分“秋林”为其显著部分，该部分对于消费者而言起到主要认知作用。被异议商标“伊雅秋林 ”中完全包含了引证商标中起重要识别作用的文字部分 “秋林”，被异议商标“伊雅秋林”如果注册在肉罐头、香肠、风肠、猪肉食品、肉等与引证商标核定使用商品相类似的商品上，会造成消费者对于商品来源的混淆，不应准许被异议商标在上述商品上的注册。故判决撤销第 4378号裁定，责令商标评审委员会重新作出异议复审裁定。侯勇不服，提出上诉。北京市高级人民法院经过审理维持一审判决。侯勇不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 12月 15日裁定驳回其再审申请。

最高人民法院审查认为，本案中在先注册的引证商标为文字图形组合商标，由文字“秋林 ”和其他图形组合而成。对于相关公众而言，引证商标中的“秋林”文字部分具有天然的呼叫和认知优势。此外，本案中引证商标的权利人为秋林糖果公司，其字号为“秋林 ”，通过秋林糖果公司对引证商标的使用，引证商标在黑龙江省尤其是哈尔滨市等区域范围内已经拥有一定的市场知名度，为相关公众知悉，相关公众也已经习惯将其认知为“秋林 ”商标。被异议商标为“伊雅秋林”文字商标，其完全包含了引证商标中起重要识别作用的文字“秋林”。以相关公众的一般注意力为标准，结合考虑被异议商标由秋林食品公司授权侯勇以个人名义申请注册，该公司与引证商标所有人秋林糖果公司均为原秋林公司的下属企业，且均处在同一地域，如果被异议商标注册并使用在香肠等与引证商标核定使用商品相类似的商品上，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。因此，被异议商标和引证商标构成近似商标。 “秋林 ”品牌的形成具有历史过程，秋林食品公司在其中也起到重要的作用。但是，根据查明的事实，侯勇所在的秋林食品公司长期生产的是面包、果酒等产品，而被异议商标和引证商标涉及的是第 29类香肠等。在被异议商标申请注册之前，秋林食品公司从未生产过红肠等相关商品。相反，秋林糖果公司于 1997年恢复生产红肠等产品，并恢复使用 “秋林”商标。通过使用， “秋林”商标已经具有较高的知名度，该商誉应当归于秋林糖果公司。侯勇关于秋林食品公司传承“秋林食品”的传统因而有权注册和使用被异议商标的主张不能成立。 

13.商标授权确权案件中在先商标权人同时拥有非类似商品上注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标时商标近似的判断在商标授权确权案件中，判断争议商标与引证商标是否近似时，如果在先商标权人同时拥有非类似商品上注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标，应当分别单独考虑还是综合考虑上述两个因素，有关法院对此存在一些不同的认识。

在申诉人德士活有限公司（以下简称德士活公司）与被申诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会、广东苹果实业有限公司（以下简称广东苹果公司）商标行政纠纷案〔（ 2009）行提字第 3号〕中，最高人民法院指出，当在先商标权人同时拥有非类似商品上注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下，不仅应该将争议商标与类似商品上的在先注册商标进行比对，还应该考虑驰名商标保护的因素。该判决明确并统一了对上述问题的认识。

该案的基本案情是：德士活公司于 1981年7月1 5日经中国商标局核准注册了第 148002号“萍果牌”商标，核定使用商品为第 25类服装。 1994年4月20日，该公司申请注册第 813677号 “texwood及苹果图 ”商标并于 1996年2月7日被核准注册，核定使用商品为第 25类服装、鞋、靴、帽等。该公司还于 1994年4月20日申请、 1996年 1月 7日被核准注册了第 805564号“ texwood及苹果图 ”商标（引证商标一），核定使用的商品为第 14类钟表、钟表盒、袖扣、领带夹等； 1996年 1月 11日申请、 1997年 6月 21日被核准注册了第 1032836号 “苹果图形”商标（引证商标二），核定使用商品为第 14类中的珠宝、钟表计时器及其零部件、钟表盒、袖扣、领带夹等。广东苹果公司（原名增城市苹果皮具有限公司）于 1998年6月22日申请、 2000年1月21日被核准注册了第 1355455号 “苹果图形”商标（简称争议商标），核定使用商品为第 14类钟、表、手表带、表盒等。 2000年 10月 23日，德士活公司请求商标评审委员会撤销争议商标，理由为争议商标与引证商标一、二构成类似商品上的近似商标，并恶意抄袭摹仿其在牛仔服装商品上的两个驰名商标。商标评审委员会于 2004年 10月 10日作出商评字〔 2004〕第 5456号裁定，认定德士活公司的“萍果牌”和“ texwood及苹果图”在牛仔服装商品上已成为驰名商标。争议商标与引证商标一、二均指定使用于钟、表及零部件等商品，争议商标与该两个引证商标外形近似，且指定使用于相同或类似商品，易使消费者混淆误认，均构成近似。遂裁定撤销争议商标注册。广东苹果公司不服该裁定提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，德士活公司在牛仔服装上注册的“萍果牌”和“ texwood及苹果图”商标在争议商标申请注册之前已经成为驰名商标，但商标评审委员会第 5456号裁定撤销争议商标的理由与该两商标是否驰名没有关系；引证商标一与争议商标不构成近似商标，引证商标二与争议商标构成类似商品上的近似商标，遂判决维持商标评审委员会第 5456号裁定。广东苹果公司不服提起上诉。北京市高级人民法院二审查明，商标评审委员会在 2000年 11月作出的〔 2000〕第 2529号终局裁定和 2001年 7月作出的〔 2001〕第 2510号终局裁定中认定，广东苹果公司与本案争议商标图形相同的其他争议商标，与德士活公司在本案中的引证商标图形相同的其他引证商标，未构成近似。二审法院认为，鉴于商标评审委员会在其作出的上述终局裁定中认定与本案引证商标二和争议商标各自相同的图形不构成近似，为了保证执法标准的严肃和统一，应该认定引证商标二与争议商标不构成近似，争议商标应予维持。二审法院判决撤销一审判决及商标评审委员会裁定，对广东苹果公司的争议商标予以维持。德士活公司向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2008年 12月23日裁定提审本案，并于 2009年 11月 11日作出再审判决，撤销二审判决，维持一审判决及商标评审委员会第 5456号裁定。

最高人民法院再审审理认为，尽管商标评审委员会在本案中由于已经认定争议商标与引证商标一、二构成相同类似商品上的近似商标，应予撤销，因而没有必要再适用商标法第十三条第二款关于对驰名商标跨类保护的规定撤销争议商标，但这并不等于否定了德士活公司关于争议商标构成对其两个驰名商标的复制、摹仿的撤销理由。第 25类服装与第 14类钟、表、手表带、表盒，在销售渠道和消费群体等方面存在一定的关联性，不属于没有联系或联系很弱的非类似商品。在德士活公司同时拥有非类似商品上已注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下，不仅应该将争议商标与权利人在类似商品上在先注册的商标进行比对，还应该考虑驰名商标跨类保护的因素，而不应该出现在权利人除了拥有驰名商标外，还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下，其所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标的情况。商标评审委员会裁定及一审判决认定争议商标与引证商标二已构成类似商品上的近似商标，争议商标应予撤销的结论正确，应予维持。 

14.判断诉争商标是否损害他人在先权利的时间界限商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

在申请再审人西南药业股份有限公司（以下简称西南药业公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会、被申请人拜耳消费者护理股份有限公司（以下简称拜耳公司）商标行政纠纷案〔（ 2009）行提字第 1号〕中，最高人民法院明确指出，人民法院依据商标法第三十一条审查判断诉争商标是否侵害他人在先权利，一般应当以诉争商标申请日前是否存在在先权利为时间界限。

该案的基本案情是： 1987年 11月12日，西南药业公司与罗须公司签订合作生产协议，约定罗须公司给予西南药业公司以＜ SARIDON＞“散利痛 ”中国市场商标名的使用权，由西南药业公司用中国原料在中国生产、推销、售卖和批发这种镇痛药。 “散利痛” 1988年被列入四川省药品标准， 1995年被列为上海市药品标准。 2001年 9月 20日，国家药品监督管理局发布的 2001国药标字 XG-013号国家标准颁布件规定，自2001年 10月31日起， “复方对乙酰氨基酚片（Ⅱ） ”的地方标准同时停止使用，该品种原药品名称“散利痛片”作为曾用名称过渡。 1992年 3月 17日，西南药业公司申请注册“散列通”商标， 1993年2月28日该商标获得注册。 1999年7月30日，罗须公司以该商标的注册侵犯其在先权利为由，对“散列通”商标提出撤销申请。商标评审委员会认为， “散列通”与 “散利痛”文字构成存在明显区别，其文字含义及功效作用亦有明显区别，普通消费者一般不会将其识别为同一商标。罗须公司关于“散列通 ”会被消费者误认为“ Saridon”的对应中文从而与“散利痛”发生混淆缺乏足够的事实依据，不能认定西南药业公司的注册行为违反了诚实信用原则。商标评审委员会于 2005年 4月 26日作出商评字〔2005〕第 0675号裁定，维持“散列通”商标的注册。罗须公司不服该裁定，提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为， “散利痛”商标当时虽然没有在我国注册，但作为其英文注册商标 Saridon的中文译名，却由罗须公司独创并长期使用，属于罗须公司已经使用并有一定影响的商标。 “散列通”与“散利痛”标注的商品相同，均用于西药，两标识的文字组合顺序与形式相同，应认定构成近似商标。西南药业公司在明知“散利痛 ”商标属于罗须公司使用在先且有一定影响的情况下，注册与“散利痛”商标相近似的“散列通”商标，违背了商标法第三十一条之规定，同时违背了诚实信用原则，属于《商标法》第四十一条中规定的“以不正当手段取得注册的 ”行为。故判决撤销商标评审委员会的第 0675号裁定。西南药业公司不服，提出上诉。北京市高级人民法院二审认为，本案争议商标“散列通”与“散利痛”构成近似商标；西南药业公司曾与罗须公司签订合作生产协议，并依据该协议于 1987年至 1992年使用“散利痛”作为商标或药品的商品名称；西南药业公司在明知 “散利痛”标识归属的情况下，于双方所签合同期满后，将与“散利痛”标识相近似的 “散列通”申请注册为商标，违反了诚实信用原则，已经构成注册不当行为。遂判决驳回上诉，维持一审判决。西南药业公司不服该判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2009年 1月 14日裁定提审本案，并于 2009年5月25日作出再审判决，撤销一、二审判决，维持商标评审委员会的第 0675号裁定。

最高人民法院审查认为，在 2001年10月 31日散利痛地方标准被修改之前， “散利痛”是一种以乙酰氨基酚为主，辅加咖啡因和异丙安替比林的解热、镇痛药的法定通用名称。由于我国商标法和药品管理法均禁止在药品上使用未注册商标，西南药业公司申请注册“散列通 ”商标及该商标被核准注册之时， “散利痛”在法律上不可能是“散利痛片”的未注册商标。罗须公司在与西南药业公司合作期间，在合作生产的“散利痛片”上对“散利痛”的使用，是根据药品管理法及药品说明书和标签管理等相关规定，对药品通用名称的标注，不能认定其为对未注册商标的使用。最高人民法院在该判决中进而认为，鉴于在西南药业公司提出 “散列通”商标申请注册时， “散利痛”并非未注册商标，因此其不构成罗须公司提出争议的权利基础。虽然商标评审委员会第 0675号裁定关于 “散利痛”是罗须公司的未注册商标事实认定错误，但其关于维持“散列通 ”商标注册的结论正确，应予维持。

（待续）